Högsta Domstolen referat NJA 1997 s. 109 (NJA 1997:23)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1997 s. 109 (NJA 1997:23)
Målnummer
Ö5547-96
Avgörandedatum
1997-03-05
Rubrik
Fråga om viss tvist gäller intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen.
Lagrum
37 a § varumärkeslagen (1960:644)

CBF Vendor AB (CBF), registrerad innehavare av varumärkena Strands essenser, reg nr 227 280, och Partyman, reg nr 189 413, förde vid Malmö TR talan mot Partyman AB angående rätt till varumärkena och varumärkesintrång.

På begäran av CBF förordnade TR:n d 5 sept 1996 interimistiskt om förbud för Partyman AB vid vite om 500 000 kr att marknadsföra, försälja eller på annat sätt avhända sig varor under angivna varumärken. TR:n lämnade d 17 sept 1996 yrkande av Partyman AB om hävande av beslutet utan bifall. TR:ns beslut fastställdes av HovR:n över Skåne och Blekinge d 2 okt 1996.

Partyman AB hemställde, i svaromål i målet, att TR:n skulle ompröva det interimistiska beslutet.

TR:n (rådmannen Wende4 anförde i beslut d 11 okt 1996: Skäl: Det framstår för närvarande som ovisst vilkendera av parterna som vid en

1 NJA 1996 s 757

slutlig prövning i en dom skulle erhålla rätten till de omtvistade varumärkena. Bedömningen av vilken part som under den tid tvisten pågår skall ha rätt till varumärkena bör göras med utgångspunkt från vem som genom registrering faktiskt är innehavare av varumärkena. Av handlingarna framgår att det är CBF som för närvarande på detta sätt är innehavare av varumärkena. CBF har hävt parternas samarbetsavtal och visat sannolika skäl för att intrång i rätten till varumärkena förekommer. Det kan skäligen befaras att Partyman AB genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varumärkena. CBF har ställt en säkerhet som TR:n bedömer som tillräcklig för den skada som kan tillfogas Partyman AB genom ett vitesförbud. Skäl att ändra tidigare meddelat vitesförbud föreligger inte.

Beslut. TR:n lämnar Partyman AB:s yrkande om hävande av TR:ns interimistiska beslut meddelat d 17 sept 1996 och fastställt av HovR:n i beslut meddelat d 2 okt 1996 utan bifall.

Partyman AB överklagade i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n skulle bifalla yrkandet om upphävande av det interimistiska beslutet.

CBF bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Engström samt hovrättsråden Trulsson och Pålsson, referent) anförde i beslut d 11 nov 1996: Partyman har i HovR:n gjort gällande att TR:ns beslut vilar på oriktig grund, eftersom TR:n med bortseende från avtalet tagit registreringen såsom utgångspunkt för bedömningen av vilkendera parten som skall ha rätt till varumärkena under pågående tvist. Enligt Partyman ger avtalets innehåll inte stöd för att under processen hindra Partymans användning av varumärkena. Partyman har i stället hävdat att CBF:s rätt till varumärkena bara kan fastställas, sedan domstol funnit Partyman skyldigt till hävningsgrundande avtalsbrott.

CBF å sin sida har anfört väsentligen att registreringen innebär en presumtion för att CBF är ägare till varumärkena samt att CBF hävt avtalet på grund av grova avtalsbrott och att Partyman med hänsyn härtill och till att Partyman godtagit "hävningen i sig" inte har någon rätt till varumärkena på grund av avtalet. CBF har vidare pekat på skilda oklarheter och olägenheter som förmenas vara förknippade med att varumärkena kan användas av flera. CBF har understrukit dessa invändningar genom att inge och åberopa ett s k utskick från Partyman, synbarligen riktat till en krets avnämare.

Parterna har å ömse sidor åberopat jämväl tidigare argumentering i målet.

Enligt 37 a § 1 st varumärkeslagen får domstol på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt lagens 1-3 §§ eller som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecken vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. För sådant interimistiskt förbud som målet gäller krävs bl a enligt paragrafens andra

stycke att käranden visat sannolika skäl för att intrång förekommer och att det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet. Motsvarande bestämmelser finns i annan immaterialrättslig lagstiftning, bl a i 53 a § upphovsrättslagen, som tillkommit samtidigt med och uppbärs av samma motiv som 37 a § varumärkeslagen.

Ett interimistiskt vitesförbud innebär att rättsförhållandet mellan parterna regleras provisoriskt innan saken prövats. Denna reglering kan lätt få sådana verkningar att avgörandet i målet de facto föregrips. Den som äger åberopa sig på bestämmelsen i 37 a § varumärkeslagen har ett betydande processuellt övertag i förhållande till part, mot vilken bestämmelsen kan åberopas.

I fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 53 a § upphovsrättslagen, liksom tidigare i fråga om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB i mål om bl a åtgärd enligt 41 § varumärkeslagen på grund av varumärkesintrång, har i praxis slagits fast, att meddelandet av interimistiskt vitesförbud skall föregås av en proportionalitetsbedömning också när de i lag uttryckligen angivna förutsättningarna för att meddela förbudet är uppfyllda (jfr NJA 1995 s 631 resp NJA 1993 s 182). Ett interimistiskt vitesförbud av det slag målet gäller skall sålunda inte meddelas med mindre de skäl som i kärandens intresse talar för förbudet uppväger skadeverkningarna därav för svaranden.

Målet vid TR:n är en tvist rörande ett mellan parterna ingånget avtal, vari, förutom annat, Partymans rätt att använda de bägge varukännetecknen regleras. Tvisten angår sålunda det avtalsrättsliga förhållandet mellan en varumärkesinnehavare och en licenstagare, vilka bägge i förhållande till tredje part kan stödja sig på bestämmelsen om interimistiskt vitesförbud i 37 a § varumärkeslagen. Frågan inställer sig i vad mån denna bestämmelse överhuvudtaget kan tillämpas i förhållandet mellan parterna.

Införandet i varumärkeslagen av bestämmelsen i 37 a §, liksom av motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning på det industriella och upphovsrättsliga rättsskyddets område, motiverades i propositionen (prop 1993/94:122) väsentligen med en rättighetshavares såsom "primära" betecknade intresse av att snabbt få slut på ett intrång i en immateriell ensamrätt. I den till grund för propositionen liggande promemorian (Ds 1993:24) hänvisades i fråga om behovet av förändrad lagstiftning främst till en markant global ökning av avsiktliga intrång i ifrågavarande slags rättigheter, bl a genom massiv professionell kopieringsverksamhet, samt till omfattande s k pirathandel.

Motiven för införandet av 37 a § i varumärkeslagen framstår som tämligen allmänt hållna och inte lika inträngande som motiven bakom tillkomsten år 1986 av en motsvarande bestämmelse i 57 a § patentlagen (grop 1985/86:86) – vid vilket tillfälle för övrigt föredragande statsrådet under hänvisning till behovet av närmare utredning avvisade tankar, som hade väckts under ärendets beredning, på införandet av vitesförbud även i fråga om varumärkesintrång och mönsterintrång. Såvitt kan förstås, har emellertid de intresseavvägningar, varpå bestämmelsen i 37 a § varumärkeslagen vilar, inte i första rummet varit inriktade på en inbördes tvist mellan rättighetshavare utan fastmera på förhållandet mellan å ena sidan en sådan rättighetshavare och å andra sidan ett utomstående rättssubjekt som utan rättslig grund gjort intrång i immaterialrätten (jfr i fråga om patentlicenshavarens ställning prop 1985/86:86 s 40f).

Frågor om upplåtelse av varumärkeslicens och verkningarna därav regleras i 34 § varumärkeslagen. Innehållet i denna bestämmelse bör därför tas i betraktande. Paragrafen erhöll sin nuvarande lydelse genom ändringar som utgjorde ett led i den svenska immaterialrättens anpassning till EG-rätten, sådan denna upptagits i EES-avtalet, och som trädde i kraft d 1 jan 1993. Första och andra styckena är sedan dess avfattade i väsentlig överensstämmelse med artikel 8 i varumärkesdirektivet 89/104/EEG, vilken gäller licens. I överensstämmelse med direktivets art. 8.2 anges sålunda i 34 § 2 st varumärkeslagen att varumärkesinnehavaren kan åberopa varumärkesrättigheterna gentemot en licenstagare som överträder bestämmelser i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken varumärket får användas, arten av de varor för vilka licensen är utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna.

I det lagstiftningsärende där EES-anpassningen i berörda hänseende ägde rum anförde föredragande statsråd att gällande svensk rätt om upplåtelse av licens i allt väsentligt stämde överens med direktivets bestämmelser, även om detta endast indirekt framgick av 34 § varumärkeslagen i dåvarande lydelse (prop 1992/93:48 s 91). Med avseende på de särskilda i direktivets artikel 8.2 angivna överträdelserna förklarade föredraganden bl a (s 92) att brott mot kvalitetskrav enligt dåvarande svensk rätt inte torde anses såsom intrång i varumärkesrätten, i följd varav åtgärder mot sådana överträdelser i stället fick grundas på avtalsrättsliga förpliktelser. De övriga i artikeln angivna fallen av licenstagares användning av varumärke utöver licensmedgivandet bedömdes utgöra intrång i varumärkesrätten redan enligt förut gällande svensk rätt. EES-anpassningen av 34 § varumärkeslagen fick sålunda till följd att åtgärder mot överträdelser av överenskommelser om kvalitet på varor eller tjänster kunde grundas på licensbestämmelserna i varumärkeslagen i stället för eller vid sidan av avtalsrättsliga förpliktelser. Detta påpekades uttryckligen.

Det anförda får i vart fall anses ge vid handen att andra förfaranden av licenstagaren i ett licensavtalsförhållande än de i 34 § 2 st varumärkeslagen angivna i allmänhet inte är anse såsom varumärkesintrång i här avsedd mening.

Tvisten vid TR:n gäller inte något i 34 § 2 st varumärkeslagen angivet förhållande. I stället gäller målet väsentligen en rad påstådda dröjsmål med leveranser resp betalningar samt andra föregivet illojala förfaranden i parternas inbördes förhållande. Det låter sig visserligen sägas att det synes vara parternas gemensamma vilja att avtalet mellan dem, i vilket licensupplåtelsen skett, inte längre skall gälla. På vilken grund avtalet skall anses ha upphört eller vilka rättsverkningar upphörandet skall få med avseende på den framtida rätten till varumärkena är däremot tvistigt. Dessa frågor är föremål för närmare reglering i avtalet. Beroende på anledningen till att avtalet upphör, medger det olika utfall i fråga om den framtida rätten till varumärkena. Detta kan komma att avgöras genom dom i målet eller genom att parterna kommer överens därom. Att rubba balansen mellan parterna genom meddelandet av sådant vitesförbud som nu är i fråga inger starka betänkligheter.

HovR:n finner på grund av det anförda att förevarande tvist inte kan anses gälla intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 § a varumärkeslagen. Det av TR:n meddelade vitesförbudet skall upphävas redan på grund härav. HovR:n saknar följaktligen skäl att gå in på övriga förutsättningar för meddelandet av interimistiskt vitesförbud, och det som CBF har anfört i HovR:n är inte heller av beskaffenhet att inverka på utgången.

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver HovR:n TR:ns förordnande om vitesförbud.

CBF (ombud advokaterna J.Ö. och M.P.) överklagade och yrkade att HD med upphävande av HovR:ns beslut skulle fastställa TR:ns beslut.

Partyman AB (ombud advokaten T.M.) bestred ändring. HD meddelade d 20 dec 1996 prövningstillstånd i frågan om tvisten i målet kan anses gälla intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen och förklarade frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl: Enligt 37 a § 1 st varumärkeslagen får domstol på yrkande av den som innehar ett skyddat varukännetecken vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Om käranden kan visa sannolika skäl för att intrång förekommer samt vissa andra förutsättningar är för handen kan ett interimistiskt förbud meddelas, 37 a § 2 st varumärkeslagen. Denna bestämmelse, som motsvaras av liknande bestämmelser i övriga immaterialrättsliga lagar, ger rättighetshavaren möjlighet att redan under rättegången provisoriskt få slut på ett pågående intrång.

CBF är registrerad innehavare av varumärkena Strands Essenser och Partyman. Enligt avtal mellan parterna har CBF upplåtit rätt till Partyman att använda märkena. Tvisten i målet gäller, sedan CBF hävt avtalet, vilken av parterna som nu är innehavare av märkena och om Partyman begår intrång genom att fortsätta att använda dem.

En varumärkeshavares ensamrätt till ett varumärke innebär förbud för annan att olovligt utnyttja märket. Det innebär därför ett intrång i varumärkesrätten om en licenstagare använder ett licensierat varumärke efter licensens utgång (34 § 1 st varumärkeslagen). Enligt ordalydelsen i 37 a § varumärkeslagen är det därmed möjligt för CBF att få ett interimistiskt förbud för Partyman att använda de båda varumärkena om förutsättningarna i övrigt för att kunna meddela ett sådant förbud är uppfyllda.

I enlighet med artikel 8.2 i EG:s varumärkesdirektiv (89/104/EEG) innehåller 34 § 2 st varumärkeslagen vissa bestämmelser om innebörden av licens. Bestämmelserna innebär att innehavaren av ett varumärke kan göra gällande varumärkesintrång gentemot en licenstagare som överträder bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken varumärket får användas, arten av de varor för vilka licensen år utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna.

Tvisten mellan CBF och Partyman med avseende på Partymans användning av varumärkena gäller inte något i 34 § 2 st varumärkeslagen angivet förhållande. Fråga är nu, om tvisten till följd härav inte kan anses gälla intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen.

Förarbetena i samband med införandet i svensk rätt av varumärkesdirektivet (prop 1992/93:48 s 911) och vid tillkomsten av 37 a § varumärkeslagen (prop 1993/94:122 s 44ff och 66f ger inte stöd för att andra förfaranden av en licenstagare än sådana som anges i 34 § 2 st varumärkeslagen ej är att anse som varumärkesintrång i nu avsedd mening. Även före införandet av direktivet ansågs enligt svensk rättsuppfattning en licenstagares användning av ett varumärke som gick utöver vad som medgetts enligt licensen innebära varumärkesintrång. Genom 34 § 2 st varumärkeslagen har de svenska rättsreglerna uttryckts i lag så att de i sak motsvarar direktivets bestämmelser. Enligt tidigare svensk rättsuppfattning ansågs emellertid inte överträdelse av överenskomna kvalitetskrav som varumärkesintrång. För att sådana överträdelser skall utgöra intrång fordras därför en uttrycklig bestämmelse därom. Den sakliga betydelsen av 34 § 2 st varumärkeslagen får därför anses inskränka sig till att sådana överträdelser nu har angetts innebära varumärkesintrång.

På grund av det anförda finner HD, till skillnad från HovR:n, att tvisten gäller intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen. Under sådana omständigheter bör det ankomma på HovR:n att ånyo pröva målet med utgångspunkt i den prövning HD nu gjort.

HD:s avgörande. HD förklarar—se HD:s beslut—åter till HovR:n.

HD (JustR:n Vängby, Gregow, Lars K Beckman, Svensson och Thorsson, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl: CM är registrerad innehavare av varumärkena STRANDS ESSENSER och PARTYMAN. Enligt avtal mellan parterna har CBF upplåtit rätt till Partyman att använda märkena. Sedan CBF hävt avtalet gäller tvisten i målet vilken av parterna som är innehavare av märkena och om Partyman begår intrång i varumärkesrätten genom att fortsätta att använda dem.

En varumärkesinnehavares ensamrätt till ett varumärke innebär förbud för annan att olovligt utnyttja märket. Det innebär därför ett intrång i varumärkesrätten om en licenstagare använder ett licensierat varumärke efter licensens utgång (34 § varumärkeslagen). Enligt 37 a varumärkeslagen är det därmed möjligt för CBF att få ett interimistiskt förbud för Partyman att använda de båda varumärkena, om förutsättningarna i övrigt för att kunna meddela ett sådant förbud är uppfyllda. På grund av det anförda finner HD att tvisten gäller intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen. Under sådana omständigheter bör det ankomma på HovR:n att ånyo pröva målet med utgångspunkt i den bedömning HD nu gjort.

HD:s avgörande. HD förklarar att tvisten i målet gäller intrång i varumärkesrätt på sätt som avses i 37 a § varumärkeslagen.

HD meddelar prövningstillstånd i målet i övrigt, undanröjer HovR:ns beslut samt visar målet åter till HovR:n.

HD:s beslut meddelades d 5 mars 1997 (mål nr Ö 5547/96).