Högsta domstolen referat NJA 2003 s. 555 (NJA 2003:85)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2003 s. 555 (NJA 2003:85)
Målnummer
T2228-00
Avdelning
2
Avgörandedatum
2003-11-27
Rubrik
Fråga om förväxlingsbarhet med varumärket CHECK POINT. (Jfr 1990 s. 469)
Lagrum
4 § och 6 § varumärkeslagen (1960:644)
Rättsfall
•  NJA 1990 s. 469
•  NJA 2003 s. 163

P.N. förde vid Stockholms TR den talan mot IFX INFOFOREX SCANDINAVIA ApS (IFX) som framgår av TR:ns dom.

TR:n (chefsrådmannen Nöteberg, rådmannen Wiking-Johnsson och tingsfiskalen Adamsson) anförde i mellandom d. 7 maj 1996: Saken. P.N. är, efter ansökan d. 2 febr. 1993, sedan d. 22 okt. samma år innehavare av det registrerade varumärket CHECK POINT med skydd för samtliga tjänster i klass 35 och klass 41 samt för juridiska utredningar och konsultationer i klass 42. P.N. har aldrig gjort bruk av varumärket. IFX Infoforex Scandinavia ApS (i fortsättningen IFX) använde varumärket CHECK•POINT i samband med marknadsföring av en specialbyggd apparat ? fickterminal ? med ett flertal funktioner inom telekommunikationsområdet. Apparaten fungerar bl.a. som personsökare, har inbyggd klocka med larmfunktion samt kan kopplas samman med datorer för informationsöverföring.

P.N. har yrkat förpliktande för IFX att till honom utge skadestånd på grund av varumärkesintrång med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dag för delgivning av stämning. Beloppet avser den skada, bestående i förlorad särskiljningsförmåga, som intrånget medfört under tiden före talans väckande och P.N. har förbehållit sig rätten att föra talan om ytterligare skadestånd för tiden därefter. P.N. har vidare yrkat att de fickterminaler, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar och annat material som tillhör IFX skall förstöras eller ändras.

IFX har bestritt käromålet och därvid som grund åberopat följande omständigheter.

1.1 P.N. har inte varit näringsidkare och kan därför, enligt varumärkeslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1995, inte genom registreringen ha förvärvat ensamrätt till varumärket.

1.2 Den av IFX marknadsförda apparaten är en vara och faller därför inte inom skyddsområdet för P.N:s varumärke, vilket avser tjänster.

1.3 Varumärket CHECK•POINT är sedan introduktionen 1992 väl inarbetat i omsättningskretsen, som består av omkring 200 personer, framför allt börs- och penningmäklare samt personer inom storföretag som arbetar med finansiella frågor.

Om IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT skulle utgöra intrång i rättighet som omfattas av skyddsområdet för det av P.N. innehavda varumärket skall skadestånd ändå inte utgå på grund av följande.

2.1 Innan IFX började att använda sitt varumärke konstaterades efter en undersökning att något hinder inte förelåg att använda CHECK•POINT på den svenska marknaden. Så snart P.N. gentemot IFX hävdat rätten till varumärket CHECK POINT upphörde IFX med sin användning i Sverige. Vare sig uppsåt eller oaktsamhet vid användningen kan därför läggas IFX till last.

2.2 P.N. har inte lidit någon skada till följd av IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT.

P.N. har genmält att han varit och är näringsidkare, samt att IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT avser en tjänst.

TR:n har beslutat att särskild dom (mellandom) skall ges över dels betydelsen i målet av att P.N. kan ha varit att anse som näringsidkare samt, i förekommande fall, om så varit förhållandet, dels frågan huruvida IFX har använt varumärket CHECK•POINT inom det område för vilket P.N. åtnjuter skydd för varumärket CHECK POINT genom registrering. Parterna är ense om att mellandomen inte skall få överklagas särskilt, därest P.N. når framgång med sin talan.

Parternas utveckling av sin talan.

P.N.: Han driver verksamhet i ett aktiebolag, i vilket han sedan 1993 innehar samtliga aktier och ensam utgör styrelse. Bolaget är verksamt inom det juridiska området vad gäller varumärkesrätt och tillhandahåller konsulttjänster. Han arbetar heltid i bolaget. Han har emellertid vid sidan av detta arbete varit verksam som näringsidkare och har i denna egenskap bl.a. utfört konsultarbete åt bolaget och uppburit intäkt för författande av artiklar i NIR. Begreppet näringsidkare skall tas mycket vidsträckt. Han vet ej varför han lät registrera varumärket på sig personligen. Även om han inte skulle vara att anse som näringsidkare har han rätt att på grund av registreringen göra gällande alla rättigheter som tillkommer varumärkeshavare så länge registreringen består. Den lagändring i 1 § varumärkeslagen, som trädde i kraft d. 1 jan. 1995 och varigenom kravet på att endast den som var näringsidkare kunde förvärva ensamrätt till varumärke togs bort, bör tillämpas även vad gäller P.N:s rätt på grund av innehavet av varumärket.

IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT har avsett marknadsföring av tjänster, bestående av distribution av information som kan vara till hjälp vid drift och ledning av företag. Bl.a. har IFX i annonser erbjudit sig att mot en abonnemangsavgift tillhandahålla informationen. Sådana tjänster omfattas av det skydd som hans varumärke CHECK POINT åtnjuter i klass 35. Vid jämförelsen mellan de båda varumärkena skall anläggas en helhetssyn, vilket innebär att den i registreringen angivna klassangivelsen spelar en underordnad roll.

IFX: P.N. har, enligt vad som framgår av hans självdeklarationer, inte drivit näringsverksamhet under den ifrågavarande tiden. Han var varken F-skattepliktig eller registrerad för mervärdesskatt. Varumärkeslagen bör tillämpas i lydelsen före d. 1 jan. 1995.

Den information som kan tas emot med den ifrågavarande apparaten är sådan som rör svensk penningmarknad, aktiekurser, valutor, optioner, räntor, priser på guld och silver samt olja m.m. I samtliga fall är det fråga om information som vidarebefordras, någon bearbetning förekommer alltså inte. Erbjudandet att mot avgift tillhandahålla information riktades till innehavare av apparaten och andra seriösa intressenter. Om det skulle anses att CHECK•POINT betecknade en tjänst och inte en vara så är det i vart fall fråga om telekommunikation i klass 38. Innan apparaten 1992 introducerades under varumärket CHECK•POINT gjordes en undersökning som gav vid handen att något hinder inte förelåg att använda varumärket. Varukännetecknet blev snabbt inarbetat i den begränsade omsättningskrets varom är fråga. P.N. kontaktade IFX i februari 1994 och sade sig vara intresserad av apparaten. Sedan han fått viss information återkom han och ville veta hur många användare det rörde sig om. Den 15 febr. fick IFX ett varningsbrev från honom med skadeståndskrav. IFX upphörde då genast att använda varumärket.

IFX:s användning av varumärket skall bedömas mot bakgrund av de bestämmelser som gällde 1994. Helhetsbedömningen vid jämförelsen mellan varumärkena skall avse användningen av dessa. Med ett varumärke som aldrig har använts kan förväxling inte ske. I vart fall kan varumärket inte åtnjuta skydd utöver den klass som registreringen avser. Att registreringen i viss klass har rättsverkan följer av att klass måste anges när ansökan om varumärke ges in. Det vitsordas att IFX genom annonsering erbjudit finansiell information via fickterminalen.

Domskäl. Förhör har hållits med P.N. Viss skriftlig bevisning har åberopats.

Enligt varumärkeslagen kan ensamrätt till ett varumärke förvärvas genom registrering eller inarbetning. Regleringen utgår från att innehavaren kan freda sig mot förväxlingsbara kännetecken. Situationer där två sådana kännetecken får bestå vid sidan av varandra är behandlade i 8 och 9 §§. I övrigt löses kollisioner antingen genom sanktioner eller genom förbud mot registrering respektive hävning av registrering.

Enligt 25 § får en registrering i strid med lagens bestämmelser hävas, om skälet mot registreringen alltjämt föreligger. Sådana förbud kan avse att det registrerade varumärket redan från början varit förväxlingsbart med ett varukännetecken till vilket annan har ensamrätt. En annan relevant omständighet var före d. 1 jan. 1995 kravet att innehavaren skulle vara näringsidkare.

Av 42 § 2 st. varumärkeslagen följer att den som angrips för intrång i annans rätt till registrerat varumärke skall anvisas att föra särskild talan om hävande av registreringen, därest han vill göra invändning om att registreringen inte är giltig. Önskar han inte föra en sådan talan, kan det eventuella hindret mot registreringen inte beaktas i intrångsmålet.

IFX har uttryckligen angivit att bolaget inte avser att väcka talan om hävning av registreringen; bolaget gör följdriktigt inte heller gällande att skadeståndstalan skall ogillas med hänvisning till att ensamrätt inte tillkommer P.N., emedan det av honom innehavda varumärket rätteligen inte hade bort registreras. Emellertid hävdar IFX att omständigheter ? nu att P.N. inte varit näringsidkare ? som skulle ha utgjort registreringshinder skall beaktas på det sättet att de utesluter skadeståndsansvar. Innebörden av ståndpunkten torde vara att två förväxlingsbara varukännetecken skulle existera vid sidan av varandra. Detta strider mot varumärkesrättens systematik. Sådana omständigheter saknar därför civilrättslig betydelse om de som försvar mot en intrångstalan åberopas i ett annat sammanhang än i ett särskilt mål om hävande av registreringen.

Som en följd av det sagda är det inte erforderligt att ta ställning till om P.N. varit näringsidkare i den mening detta begrepp har haft i varumärkeslagen.

Vad beträffar frågan huruvida IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT faller inom skyddsområdet för P.N:s registrerade varumärke CHECK POINT, skall en helhetsbedömning göras angående förväxlingsbarheten kännetecknen emellan. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till samtliga omständigheter av betydelse, såsom märkenas särskiljningsförmåga, deras eventuella inarbetning och faktiska användning samt beskaffenheten av de varor och tjänster varom är fråga.

De båda varumärkena är rena ordmärken och skiljer sig åt enbart genom att IFX:s kännetecken innehåller en punkt mellan “CHECK” och “POINT”. Märkeslikheten är således nästan fullständig. I målet är ostridigt att varumärket CHECK•POINT använts vid marknadsföring av fickterminalen och förmedling av viss finansiell information som kan tas emot med denna. P.N:s varumärke är registrerat för samtliga tjänster i klass 35. Klassregistreringen är inte avgörande vid bedömningen om varuslagslikhet skall anses föreligga (SOU 1958:10 s. 257) och med enbart en tillämpning av den s.k. produktregeln ? dvs. att, i förväxlingshänseende, kravet på likhet vad gäller varuslag ställs lägre än eljest vid identiska märken ? skulle slutsatsen otvivelaktigt bli att varumärkesintrång föreligger. Emellertid måste, som nämnts, beaktas att märket CHECK•POINT faktiskt använts medan CHECK POINT aldrig varit i bruk. Bestämmelserna i 6 § varumärkeslagen om förväxling utgår från att två i bruk varande märken skall jämföras (se härom Koktvedgaard? Levin, Lärobok i immaterialrätt, 3 uppl. s. 324 f. med hänvisningar). Det synsätt som råder vilar på tanken att ett varumärke som inte används förtjänar mindre skydd än ett som verkligen brukas och har kommit till ytterligare uttryck i det förstärkta användningstvång, vilket infördes d. 1 jan. 1993. Att märka är vidare att enligt 17 § varumärkeslagen sedan d. 1 jan. 1995 vid ansökan om registrering av varumärke måste anges de varor eller tjänster för vilka märket är avsett och inte bara, som tidigare, klasser. Det nu anförda leder, enligt TR:ns mening, till att ett registrerat varumärke som inte använts bör erhålla skydd endast för de varor eller tjänster som omfattas av registreringen, oavsett märkeslikhet. IFX har, som tjänst, erbjudit sig att tillhandahålla finansiell information av visst slag. Denna tjänst faller inte inom skyddsområdet för P.N:s varumärke.

Eftersom P.N:s talan, vid den prövning som TR:n gjort, inte kan vinna bifall, skall domen få överklagas särskilt.

Domslut. Vid avgörande av saken skall

1. det inte tillmätas betydelse huruvida P.N. varit att anse som näringsidkare och

2. IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT inte anses falla inom det område för vilket P.N. på grund av registrering åtnjuter skydd för varumärket CHECK POINT.

P.N. överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle fastställa att IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT föll inom det område för vilket P.N. åtnjöt skydd för varumärket CHECK POINT genom registrering.

IFX bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Göransson, hovrättsråden Hökborg och Jacobsson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lundqvist) anförde i dom d. 8 maj 2000: Utredningen i HovR:n. Parterna har i HovR:n åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid TR:n, dock med följande förtydliganden.

P.N.: IFX har förmedlat information. Att informationen av IFX rubricerats som “finansiell” är inte avgörande för hur den skall rubriceras vid den nu aktuella prövningen. Av utredningen i målet framgår att mycket av “CHECK•POINT-informationen” i och för sig är av finansiell karaktär i den meningen att det rör information avseende handel med värdepapper och valutor men också olja, guld och silver. Det bör dock framhållas att IFX inte endast förmedlat sådan kortfattad information om kurser och index utan att bolaget under våren 1994 kompletterade sin tjänst med att också förmedla nyheter från nyhetsbyrån Direkt. ? IFX har inte påstått att den “finansiella” informationen härrör från IFX. Bolaget har inte ens påstått att det bedriver finansiell eller monetär verksamhet. IFX:s roll är i stället förmedlarens.

Den information som IFX tillhandahåller sina abonnenter kommer från ett stort antal källor. Redan härav följer att IFX måste hantera informationen på ett eller annat sätt för att därefter kunna presentera den på ett överskådligt sätt för sina abonnenter. Informationen måste sammanställas i den meningen att de olika informationsflödena måste samordnas så att de kan vidarebefordras till abonnenterna under särskilda rubriker. Det synes inte troligt att de data som IFX samlar in kommer till IFX i sådan form att de utan bearbetning kan tillhandahållas abonnenterna. I vart fall måste IFX svara för systematiken och skapandet av ett användargränssnitt, som gör det möjligt för abonnenten att på ett enkelt sätt välja mellan de olika informationskällorna.

IFX har använt varumärket CHECK•POINT för att tillhandahålla sådana tjänster som hör till klass 35. Därigenom föreligger tjänsteslagsidentitet, eller i vart fall en tydlig tjänsteslagslikhet, mellan IFX:s tjänster och P.N:s registrering. I båda fallen har IFX använt varumärket CHECK•POINT inom det område för vilket P.N. på grund av registrering åtnjutit skydd för varumärket CHECK POINT.

IFX: Det vitsordas att IFX genom annonsering erbjudit finansiell information via fickterminalen. Varumärket CHECK•POINT har emellertid endast använts vid marknadsföring av fickterminalen, dvs. en vara. IFX har inte använt varumärket CHECK•POINT som beteckning för någon tjänst avseende förmedling av finansiell information.

Om varumärket använts även för någon tjänst, har detta skett i mycket liten utsträckning och endast beträffande själva förmedlingen, dvs. överföringsmetoden. I sådana fall är det fråga om en tjänst inom telekommunikation, som hör till klass 38. Den finansiella informationen som förmedlas genom telekommunikation har inte haft något namn eller varumärke, utan det har varit fråga om allmänt tillgänglig information om kurser på penning-, aktie- och valutamarknaderna m.m. Börskurser på Stockholms fondbörs kan inte presenteras under någon annan beteckning. Vidare finns det en särskild registreringsklass för finansiell information, nämligen klass 36.

P.N:s varumärke är registrerat i klass 35. Denna klass avser uttryckligen tjänster inom “annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorsverksamhet”. IFX har inte använt varumärket CHECK•POINT för sådana tjänster eller för någon annan av de angivna tjänsterna i klass 35.

Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid TR:n. De har vidare åberopat utlåtanden, P.N. ett utlåtande av professorn Lars Pehrson och IFX ett utlåtande av professorn Marianne Levin.

Domskäl. Rätten till ett varukännetecken innebär, enligt 4 § 1 st. varumärkeslagen (1960:644), att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Enligt 6 § 1 st. samma lag anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Av 1 § 3 st. samma lag framgår att dessa bestämmelser gäller även tjänster.

Som TR:n har konstaterat är det nästan fullständig likhet mellan de två ordmärkena CHECK POINT och CHECK•POINT.

Det är ostridigt att IFX har använt varumärket CHECK•POINT vid marknadsföring av en fickterminal, dvs. en vara. När det gäller frågan huruvida IFX har, på sätt P.N. gjort gällande, använt varumärket för att marknadsföra även en tjänst, gör HovR:n följande bedömning.

Av den skriftliga bevisningen framgår att IFX vid marknadsföring av CHECK•POINT-terminalen angett att användaren med en sådan terminal kan följa finansmarknaderna minut för minut och att fickterminalen uppdateras trådlöst via Minicall radiotransmission överallt inom Sverige. Till marknadsföringsbroschyren har fogats en prislista avseende bl.a. abonnemangskostnader. I prislistan har angetts att “(a)bonnemanget inkluderar alla transmissionskostnader för CHECK•POINT informationen”. Enligt HovR:ns mening får IFX därigenom anses ha använt varumärket CHECK•POINT vid marknadsföring av en tjänst, oavsett om den finansiella informationen bearbetats av IFX innan den överförts via fickterminalen eller om den endast förmedlats via fickterminalen.

HovR:n övergår därefter till frågan huruvida den tjänst som IFX tillhandahållit har varit av samma eller liknande slag som de tjänster som faller inom skyddsområdet för det av P.N. registrerade varumärket.

HovR:n har i likhet med TR:n funnit att det råder mycket stor märkeslikhet mellan de två varumärkena. I enlighet med den s.k. produktregeln ställs vid sådana förhållanden lägre krav på tjänsteslagslikhet för att varumärkena skall anses förväxlingsbara. P.N:s varumärke är registrerat för samtliga tjänster i klass 35. Den tjänst IFX tillhandahållit torde visserligen närmast vara att anse som en sådan finansiell tjänst som är att hänföra till klass 36. Tjänsterna berör emellertid områden som ter sig så näraliggande att den tjänst som IFX tillhandahållit får anses ha varit av i vart fall liknande slag som de tjänster som omfattas av P.N:s registrering.

TR:n har ansett att ett registrerat varumärke som inte använts bör få ett skydd endast för de varor eller tjänster som omfattas av registreringen, oavsett märkeslikhet. HD har emellertid i rättsfallet NJA 1990 s. 469 slagit fast att i ett mål om intrång i registrerat varumärke likhetsprövningen skall ske på grundval av märkets registreringsskydd utan någon gradering av skyddet med hänsyn till märkets användning. Det innebär att varumärkesrätten har den utsträckning som framgår av registreringen och gäller därutöver för liknande varu- eller tjänsteslag. Senare genomförda ändringar i varumärkeslagen, som inneburit bl.a. en skärpning av användningstvånget (se prop. 1992/93:48) och en förändring av kraven på en ansökan om registrering av ett varumärke (se prop. 1994/95:59), innebär inte enligt HovR:ns mening att den princip för likhetsprövningen som HD anvisat skulle ha förlorat sin aktualitet.

Mot bakgrund av det anförda finner HovR:n att ordmärkena CHECK POINT och CHECK•POINT är förväxlingsbara och att IFX har använt det sistnämnda varumärket inom skyddsområdet för P.N:s varumärke. P.N:s överklagande skall därför bifallas.

Domslut. Med ändring av punkten 2 i TR:ns domslut fastställer HovR:n att IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT faller inom det område för vilket P.N. åtnjuter skydd för varumärket CHECK POINT genom registrering.

IFX överklagade och yrkade att HD skulle, med undanröjande av HovR:ns dom, fastställa punkt 2 i TR:ns domslut.

P.N. bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Thornefors, föreslog i betänkande följande dom: Domskäl. Den 22 okt. 1993 registrerades P.N. som innehavare av varumärket CHECK POINT. Registreringen omfattade samtliga tjänster i klasserna 35 och 41 samt juridiska konsultationer i klass 42. Det är ostridigt att IFX har använt varumärket CHECK•POINT vid marknadsföring av en fickterminal. Terminalen har enligt marknadsföringen minut för minut följt finansmarknaderna och har via Minicall radiotransmission uppdaterats trådlöst inom Sverige varje minut.

P.N. har väckt talan mot IFX med yrkande att IFX till honom skall betala skadestånd för varumärkesintrång bestående däri att CHECK POINT genom bruket av IFX:s kännetecken drabbats av en försämrad särskiljningsförmåga.

IFX har invänt bl.a. att fickterminalen är en vara och därför inte faller inom CHECK POINT:s skyddsområde, som avser tjänster, samt att varumärket CHECK•POINT sedan introduktionen 1992 är väl inarbetat inom en krets av omkring 200 personer.

Den fråga som HD har att ta ställning till är huruvida IFX har använt varumärket CHECK•POINT inom det område för vilket P.N. åtnjutit skydd för sitt varumärke CHECK POINT genom registrering.

Enligt 1 § 1 st. varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet genom registrering. Av 3 st. samma lagrum framgår att vad som sägs i lagen om varor skall gälla även tjänster. Ensamrätt till ett varumärke kan också enligt 2 § förvärvas genom inarbetning.

Rätten till ett varukännetecken innebär enligt 4 § varumärkeslagen att annan än innehavaren av kännetecknet inte får använda ett med kännetecknet förväxlingsbart tecken i sin näringsverksamhet. Kännetecken anses förväxlingsbara enligt lagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag, 6 §.

Vid bedömningen av frågan huruvida en förväxling föreligger skall en helhetsbedömnng göras där samtliga moment som rör varumärkena ingår, dvs. särskiljningsförmåga, likhet i tal, skrift och betydelse, varu- och tjänsteslagslikhet, användning m.m. (jfr SOU 1958:10 s. 251 ff., se EG-domstolens dom d. 22 juni 1999 i mål C-342/97 Lloyd mot Klijsen). Enligt den s.k. produktregeln gäller att ju större märkeslikheten är desto mindre behöver likheten mellan varorna eller tjänsterna vara för att risk för förväxling skall föreligga.

En central fråga i målet är huruvida ett registrerat varumärke som inte tagits i bruk inom fem år från registreringen åtnjuter ett svagare skydd än ett märke som har använts inom denna tid. I varumärkeslagen finns ingen reglering av frågan. Av tradition har den besvarats nekande (jfr Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 80). Detta har kommit till uttryck i bl.a. uttalanden av HD i det s.k. Silvafallet (NJA 1990 s. 469). I detta anförde domstolen bl.a. följande. Skyddet för varumärken förutsätter visserligen i princip att varumärket används. Denna princip om s.k. användningstvång har kommit till uttryck genom stadgandet i 25 § 2 st. varumärkeslagen att varumärkesregistrering kan hävas om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren, men i övrigt anvisar inte varumärkeslagen eller dess förarbeten något medel mot underlåtenhet att använda ett märke. Enligt gällande rätt måste därför i ett mål om intrång i registrerat varumärke likhetsprövningen ske på grundval av märkets registreringsskydd utan någon gradering av skyddet med hänsyn till märkets användning. Silva Swedens varumärkesrätt har alltså det skydd som tillkommer märket enligt registreringen, dvs. rätten har den utsträckning till varuslag som framgår av registreringen och gäller därutöver för liknande varuslag.

Genom EES-avtalet och Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen kom Rådets direktiv 89/104 EEG d. 21 dec. 1988 att bli normerande för den svenska varumärkesrätten. EG-harmoniseringen innebar dock inte några särskilt stora förändringar av den gällande svenska lagstiftningen (se Levin?Koktvedgaard, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl. 2002, s. 311). Varumärkesdirektivet innehåller emellertid bl.a. bestämmelser om hävande av registrering när märket inte använts som gick längre än de svenska reglerna (se artikel 10, 12.1 och 13, jfr övervägande 10 i preambeln). Detta ledde d. 1 jan. 1993 till ändringar i 25 och 26 §§ varumärkeslagen samt införande av 25 a och b §§. Genom dessa ändringar blev det möjligt att delvis häva en registrering för de varor och tjänster som varumärket inte använts för inom femårsperioden. Genom en ändring i 17 § varumärkeslagen som trädde i kraft d. 1 jan. 1995 infördes en skyldighet att i en ansökan om registrering av ett varumärke ange inte bara klasser utan även de varor eller tjänster som ansökningen gällde. Lagändringen gällde dock inte redan gjorda registreringar. Kort kan dessa ändringar beskrivas som en skärpning av användningstvånget i vissa hänseenden.

I avgöranden från EG-domstolen efter 1990 har konstaterats bl.a. att eftersom skyddet för ett registrerat varumärke enligt artikel 4.1 b i direktivet är avhängigt förekomsten av en risk för förväxling åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se t.ex. dom d. 29 sept. 1998 i mål C-39/97 Canon mot Metro-Goldwyn-Mayer, dom d. 11 nov. 1997 i mål C 251/95 SABEL BV mot PUMA AG och dom d. 22 juni 1999 i mål C-342/97 Lloyd mot Klijsen). Av dessa uttalanden bör den slutsatsen kunna dras att ett registrerat varumärke genom att användas i stor omfattning kan få ett utökat skyddsomfång inom femårsperioden. Att ett registrerat varumärke inte använts inom samma tid skall emellertid inte innebära att detta försvagas.

Som HovR:n har konstaterat råder i stort sett identitet mellan P.N:s och IFX:s varumärken, såväl uttalsmässigt som visuellt. Uttrycket check point är väl känt från det engelska språket och utgör bl.a. ett i militära sammanhang sedan lång tid tillbaka etablerat begrepp. Varumärket CHECK POINT kan därför i sig inte anses ha någon särskilt stark särskiljningsförmåga, en omständighet som emellertid inte får någon egentlig betydelse i detta mål.

IFX har invänt att CHECK•POINT har använts endast för terminalen, inte för en tjänst. Av utredningen framgår emellertid att märket har använts som en beteckning såväl på terminalen som ett till denna knutet abonnemang samt på den information som erhållits genom abonnemanget. IFX har alltså, som P.N. hävdat, använt CHECK•POINT som benämning på en tjänst som kunnat erhållas genom inköp av terminalen. Innehållet i denna tjänst har bestått i tillhandahållande av information om finansmarknaderna.

P.N:s registrering gäller för samtliga tjänster i klass 35, bl.a. affärs- och företagsinformation. Den tjänst som IFX tillhandahållit måste anses höra till denna typ av information. Identitet råder således mellan den tjänst som IFX marknadsfört under varumärket CHECK•POINT och de tjänster som P.N:s registrering omfattar. IFX:s användning av varumärket CHECK•POINT har alltså utgjort ett intrång på det område för vilket P.N. åtnjuter skydd för varumärket CHECK POINT genom registrering.

Till följd av det anförda skall IFX:s överklagande lämnas utan bifall.

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Lars K. Beckman, Lennander, Victor, Dahllöf och Calissendorff, referent) beslöt följande dom: Domskäl. Inledning. Rätten till ett varumärke är en ensamrätt som enligt 4 § 1 st. varumärkeslagen (1960:644) innebär att annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Enligt 6 § 1 st. varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Vad som i lagen sägs om varor gäller även tjänster.

Den 22 okt. 1993 registrerades P.N. som innehavare av varumärket CHECK POINT. Registreringen omfattade inte vissa särskilda tjänster utan samtliga tjänster enligt den s.k. Nice-klassifikationen i klasserna 35 och 41 samt juridiska utredningar och konsultationer i klass 42.

Tjänster i klass 35 avser “Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorsverksamhet” och första delen av den s.k. förklaringen löd år 1994:

“Klassen omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller organisationer i första hand med avsikt att

(1) ge hjälp vid drift eller ledning av affärsföretag; eller

(2) ge hjälp vid skötsel av affärsåtaganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett industriellt eller kommersiellt företag, även tjänster utförda av reklamföretag huvudsakligen i form av åtaganden avseende information till allmänheten, tillkännagivanden eller meddelanden via alla slags media och gällande alla slags varor och tjänster.

Omfattar särskilt

• tjänster bestående av registrering, återgivning, utarbetande, sammanställning, vidarebefordran eller systematisering av skriftliga meddelanden, redogörelser och registeruppgifter även bearbetning eller utarbetande av matematiska och statistiska data;”.

I juni 1994 väckte P.N. talan mot IFX med yrkande om skadestånd under åberopande av att bolaget gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.

Frågorna i målet är om IFX, som P.N. påstått och IFX bestritt, har använt kännetecknet CHECK•POINT som ett kännetecken för en av bolaget tillhandahållen tjänst och om, i så fall, användningen utgjort intrång i P.N:s rätt till det registrerade varumärket CHECK POINT.

Kännetecken för tjänst? Det är ostridigt att IFX har marknadsfört och sålt en vara i form av en fickterminal under kännetecknet CHECK•POINT och det har inte gjorts gällande att denna användning utgjort ett varumärkesintrång.

Fickterminalen är en trådlös mottagare av information i realtid som vidarebefordras från den svenska aktiemarknaden och de svenska och internationella penning-, valuta-, råvaru- och räntemarknaderna till aktörer på finansmarknaden. Mottagande av informationen förutsätter att köparen av terminalen har ett abonnemangsavtal med IFX. I IFX:s prislista anges bl.a. att “abonnemanget inkluderar alla transmissionskostnader för CHECK•POINT informationen” och att ett avtal med Televerket om en personsökartjänst inte är “inkluderat i CHECK•POINT abonnemanget”.

IFX får genom denna användning av CHECK•POINT anses ha använt kännetecknet i näringsverksamhet även för marknadsföringen av en tjänst. Både abonnemanget och informationen har marknadsförts med användande av kännetecknet CHECK•POINT.

Förväxlingsbedömningen och betydelsen av ett registrerat varumärkes särskiljningsförmåga. I varumärkeslagens förarbeten uttalades att alla föreliggande omständigheter som inverkade på frågan om förväxlingsbarhet borde beaktas vid bedömningen och att det därför inte var lämpligt att uppställa schablonregler för granskningen (se NJA II 1960 s. 227). Den traditionella svenska förväxlingsbedömningen har utgått från samspelet mellan märkenas likhet och varornas likhet, även om andra omständigheter i det särskilda fallet har beaktats.

Efter Sveriges inträde i EG skall Rådets första direktiv 89/104/EEG (varumärkesdirektivet) samt EG-domstolens praxis beaktas vid tillämpningen av varumärkeslagen.

I 10:e beaktandesatsen i varumärkesdirektivet anges att risken för förväxling måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

Av EG-domstolens dom d. 11 nov. 1997 i mål C-251/95 Sabel BV ./. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24, framgår att domstolen vid bedömningen av om risk för förväxling föreligger fäster betydande avseende vid det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga. Ju större varumärkets särskiljningsförmåga är, desto större är också risken för förväxling. EG-domstolen har härefter vid flera tillfällen uttalat att varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre grad av särskiljningsförmåga (se bl.a. dom d. 29 sept. 1998 i mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha ./. Metro- Goldwyn-Mayer Inc.).

HD fann i rättsfallet NJA 1990 s. 469, det s.k. Silva-målet, att ett registrerat varumärkes skyddsomfång inte påverkas med hänsyn till märkets användning. Som framgår av det ovanstående talar dock varumärkesdirektivet och EG-domstolens praxis i en annan riktning. Det får således numera anses att användningen av ett varumärke har betydelse för vidden av dess skyddsomfång om och i den mån användningen har påverkat varumärkets särskiljningsförmåga. Av detta kan dock inte slutsatsen dras att en bristande användning i sig skulle innebära att skyddet för ett registrerat varumärke inskränker sig till enbart den registrerade varan eller, vid en registrering av samtliga varor i en klass, till enbart varorna i denna klass. Vid bedömningen av risken för förväxling mellan ett registrerat märke som inte har använts och ett yngre märke måste beaktas att innehavaren av det äldre märket har ett anspråk på ett skydd mot en framtida ursprungsförväxling.

Utgör IFX:s användning av CHECK•POINT intrång i P.N:s rätt till CHECK POINT? Kännetecknet CHECK POINT:s särskiljningsförmåga för de tjänster som P.N:s varumärkesregistrering omfattar är svag både i vad avser ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga. Varumärket är i viss mån beskrivande för karaktären av och ändamålet för flertalet tjänster i klass 35 och märket besitter även i övrigt tämligen låg grad av distinktivitet för dessa tjänster. Då varumärket knappt, om alls, använts av P.N. under den korta tid som förlöpt fram till det att intrångstalan väcktes, vilket är den tidpunkt som är relevant med hänsyn till den skadeståndstalan P.N. för, har inte heller någon särskiljningsförmåga förvärvats genom att det blivit känt. Skyddsomfånget för det registrerade märket får med hänsyn till det nu anförda anses vara begränsat.

Vad gäller märkeslikhet så är skillnaden mellan det registrerade varumärket CHECK POINT och CHECK•POINT endast punkten mellan orden CHECK och POINT i IFX:s kännetecken. Denna skillnad utgör för den genomsnittlige konsumenten av tjänster i klass 35 en så obetydlig avvikelse från CHECK POINT att det får anses råda identitet mellan kännetecknen (se EG-domstolens dom d. 20 mars 2003 i mål C-291/00 LTJ Diffusion SA ./. Sadas Vertbaudet SA, p. 53).

Vad avser varuslagslikhet har P.N. hävdat att den tjänst IFX marknadsfört under kännetecknet CHECK•POINT är identisk med eller liknar tjänster som ingår i klass 35. Han har särskilt hänvisat till att det är fråga om förmedling av finansiell information och nyheter och till att i IFX:s tjänst ingår att en databas har lagts upp och att relevant information har sammanställts och gjorts sökbar. IFX har invänt att den tjänst som tillhandahållits utgör en ren överföring av utomstående leverantörers obearbetade uppgifter via telekommunikation.

Av utredningen i målet framgår att den tjänst som IFX har marknadsfört har bestått dels i ett tillhandahållande av ett abonnemang avseende börsinformation och finansiella nyheter som vidarebefordras obearbetade från producenterna, dels en överföring via radiovågor av informationen till den inköpta fickterminalen. Informationen som överförts har skapats eller sammanställts av utomstående producenter såsom Stockholms Fondbörs, London International Financial Futures Exchange, PmI m.fl. Det kan antas att källan till informationen samt att den har presenterats obearbetad i realtid har varit av avgörande betydelse för kundens intresse för tjänsten.

Tjänsterna i klass 35 avser, såvitt här är av intresse, i huvudsak konsulttjänster inom företagsledning samt drift och skötsel av ett företags olika funktioner. Det kan antas att den potentiella kundkretsen för tjänster i klass 35 och kundkretsen för IFX:s tjänst, som torde vara en mindre omfattande krets, i inte obetydlig omfattning överlappar varandra. Tjänsterna i klass 35 utgör emellertid till sin karaktär mer av en intellektuell prestation samt får i allmänhet antas vara mer specifikt utformade för den enskilde kunden än IFX:s förmedling av finansiell information och nyheter. Tjänsterna i klass 35 och IFX:s tjänst varken konkurrerar med eller kompletterar varandra även om ändamålen med dem kan sägas vara att utgöra ett stöd i driften av företag. Den del av IFX:s tjänst som avser själva den tekniska överföringen av informationen i realtid till fickterminaler har inte annat än en perifer likhet med tjänster i klass 35. Risken för att genomsnittskonsumenten av tjänsterna skall tro att tjänsterna härstammar från samma företag eller från företag med ett ekonomiskt samband minskas av att ett utnyttjande av IFX:s tjänst förutsatt att kunden förvärvar och använder fickterminalen. Sammantaget kan konstateras att de för prövningen relevanta tjänster som omfattas av klass 35 och IFX:s tjänst kan sägas vara i viss mån näraliggande, men att det föreligger betydande skillnader i arten av och karaktären på tjänsterna och de förhållanden under vilka de nyttjas.

Sammanfattande bedömning. Vid en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan det registrerade varumärket CHECK POINT och det använda kännetecknet CHECK•POINT finner HD, trots identiteten mellan märkena, att den låga graden av likhet mellan den tjänst IFX tillhandahållit och de tjänster i klass 35 som det i detta fall är relevant att jämföra med jämte varumärkets svaga särskiljningsförmåga medför att kännetecknet CHECK•POINT i varumärkeslagens mening inte vid IFX:s användning har varit förväxlingsbart med CHECK POINT.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD punkten 2 i TR:ns domslut.

HD:s dom meddelades d. 27 nov. 2003 (mål nr T 2228-00).